Sınai Mülkiyet Kanunun’da (“SMK”) tescilli markanın kullanılmamasına ilişkin sonuçlar düzenlenmiştir. Bu sonuçların en önemlilerinden bir tanesi; marka sahibi tarafından açılan markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkına tecavüz davalarında, davalı tarafından, marka sahibinin markasını kullanmadığı savunmasının ileri sürülebilmesidir. Kanun koyucunun amacı, kullanmama def’ine ilişkin hükümler ile, tescil edilen markaların piyasada etkin şekilde kullanımının sağlanmasıdır.
A. Markanın Kullanılması Kavramı
Markanın kullanılmasının esasları SMK m.9’da düzenlenmiştir. Buna göre, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. Anılan madde uyarınca, markanın maddede aranan şekilde kullanılmaması durumunda iptal yaptırımı gündeme gelebilecektir. Kanun koyucu bu yaptırım ile markanın yalnızca şeklen kullanılması ve bu durumun yarattığı haksız sonuçların önüne geçmeyi hedeflemektedir. Markasal kullanım yargı kararlarında markanın ticari süreçte kullanılması olarak açıklanmaktadır. Örneğin, markanın reklam afişlerinde, fiyat listelerinde, kataloglarda, faturalarda veya çalışanların kıyafetlerinde kullanılması markasal kullanım olarak kabul edilmektedir.
Markanın ciddi biçimde kullanılması ise, markanın işlevine uygun şekilde, tescil edildiği mal veya hizmetlerle doğrudan ilişkili olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, markanın kullanımı olarak kabul edilmesi için, markanın tescil edildiği mal veya hizmet sınıfları için kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir bölümünde kullanılması, tescil olunan diğer mal veya hizmet sınıfları bakımından kullanma koşullarını sağlamamaktadır.
Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması ve markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması, markanın kullanımı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilmektedir. Uygulamada da sıklıkla karşılaşıldığı üzere; marka sahibi, lisans, alt lisans, marka kullanımının da dahil olduğu franchising gibi sözleşmelerle markayı kullanma yetkisini üçüncü kişilere bırakabilmektedir.
B. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarında Kullanmama Def’i
Mutlak veya nispi ret nedenlerininden birinin mevcut olması halinde, tescilli bir marka aleyhine hükümsüzlük davası açılabilmektedir. Hükümsüzlük davası; menfaati olanlar, cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılabilir. Hükümsüzlük davası sonucunda markanın hükümsüzlüğüne karar verilirse, tescilli marka marka sicilinden terkin edilmektedir. Hükümsüzlük davasının sonuçları geçmişe etkili şekilde sonuç doğurmaktadır ve marka başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren SMK kapsamında sağlanan koruma hiç doğmamış sayılmaktadır.
SMK m.19’a göre; 6.maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun, başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda marka başvurusuna itiraz reddedilir. Bu madde ile marka başvurularına yapılan itiraz bakımından, başvuru sahibine bir savunma imkanı getirilmiştir. Buna göre marka başvuru sahipleri, markasını dayanak göstererek SMK m.6/1 çerçevesinde marka başvurusuna itiraz eden itiraz sahibinden, itiraz sahibinin dayanak gösterdiği markası, marka başvurusunun yapıldığı tarihte Türkiye’de en az beş yıldır tescilliyse, başvuru tarihinden önceki beş yıllık süre içerisinde markasını kullandığını ispat etmesini talep edebilmektedir.
SMK m.25/7’de 19. maddeye yapılan atıf dolayısıyla ise kullanmama def’i, hükümsüzlük davalarında da ileri sürülebilmektedir. Bu çerçevede, karıştırılma ihtimali iddiasıyla açılan bir hükümsüzlük davasında; davalı taraf, davacının markasını beş yıldan uzun süredir kanunun öngördüğü biçimde kullanmadığını bir def’i olarak ileri sürebilecektir. Kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde davanın açıldığı tarih esas alınır. Hükümsüzlük davasına konu olan markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davalı taraf ayrıca, marka başvurusu veya rüçhan tarihi sırasında, başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık sürede de markanın kullanılmış olduğunun ispatlanmasını SMK m.19/2 kapsamında talep edebilecektir.
Davacının markasını kullanmama durumu bir def’idir ve bu nedenle davalının bunu ileri sürmesi gerekir, mahkeme re’sen bu durumu dikkate almaz. Kullanmama def’inin ileri sürülmesi halinde, davacı taraf markasını kullandığını ispat edemezse hükümsüzlük davası reddedilecektir.
C. Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Kullanmama Def’i
Marka hakkına tecavüz sayılan filler SMK m.29’da belirtilmiştir. Anılan hüküm uyarınca;
- marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7. maddede belirtilen biçimlerde kullanmak,
- marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
- markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak,
- marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz sayılmaktadır.
SMK m.29/2 uyarınca, 19. maddenin 2.fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu çerçevede marka hakkı sahibinin, markasına tecavüz edildiği iddiasıyla açacağı bir hukuk davasında; davalı taraf, davacıdan markasının beş yıllık sürede SMK’da belirtilen esaslara uygun şekilde kullanılmakta olduğunu ispat etmesini talep edebilecektir. Kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınmaktadır.
D. Sonuç
SMK m. 25/7 ve SMK m. 27 uyarınca, markanın hükümsüzlüğü ve marka hakkına tecavüz davalarında davalı, SMK m. 19/2 çerçevesinde davacıya ait olan markanın kullanılmadığı def’ini ileri sürebilecektir. Bu durumda davacının markasını hükümde açıklanan beş yıllık sürede SMK’da düzenlenmiş esaslara uygun şekilde kullandığını ispat etmesi gerekmektedir. Aksi halde davacının açtığı marka hükümsüzlük davası ya da marka hakkına tecavüz davası reddedilebilecektir.
Marka tescil süreci ve marka hukuku ile ilgili her türlü uyuşmazlığınız için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.